La interacción del mundo real con el virtual en determinados ámbitos de nuestras vidas puede que alcance niveles insospechables en un futuro no muy lejano. Esta es la razón por la que cada vez se oye más hablar del metaverso y de los NFTs (“tokens no fungibles”) y, de su irrupción en los derechos de Propiedad Intelectual (PI) e Industrial, hasta el punto que muchas de las empresas propietarias de activos intangibles, sobre todo notorios, se han visto obligadas a rediseñar las estrategias de protección de los mismos. 

Ya se conoce de varias acciones legales incoadas contra NFTs que infringen derechos de marcas notorias, como es la interpretación gráfica del famoso bolso Birkin de Hermès bajo la denominación de MetaBirkin o, del uso de la marca de Nike y de su fondo de comercio por una plataforma de ventas en línea. Estos antecedentes han motivado la necesidad de proteger las marcas en las clases 9 y 41 del Clasificación Internacional de Marcas de Productos y Servicios, concernientes a bienes y servicios virtuales.

El caso que nos ocupa se refiere a una decisión de un tribunal chino, que ha declarado la infracción de un derecho de PI por la comercialización de un NTF no autorizado por el titular de los derechos patrimoniales.  Esta sentencia se considera la primera en el gigante asiático y, puede que también sea una de las primeras en el mundo, por no decir la primera, relacionada con la infracción de derechos de PI por un NFT.

Los NFTs y el metaverso

Antes de comentar el caso chino, consideramos pertinente definir de forma resumida la relación entre los NFTs y el metaverso.

Los NFTs son tokens no fungibles. Un token es un elemento de datos no sensible, sin valor de explotación alguno, que incluye una referencia al contenido sensible, al que sólo se puede acceder a través del proceso de tokenización de un activo digital, o de acuñación de NFTs. Los tokens son fungibles (cuando se puede intercambiar por dinero real), o no fungibles (cuando equivalen a un intangible que hace las funciones de un certificado de autenticidad que podemos asociar a un activo compuesto por una imagen de pixelart, una animación digital, …). El NFT se obtiene al asociar el activo con una cadena de bloques (blockchain).

Por su parte, el metaverso es un entorno virtual que opera en la cadena de bloques, que califica como un universo digital en 3D al que se incorporan numerosos procesos y elementos, entre ellos, las finanzas, los juegos, y … los NFTs. En virtud de dichas características, aunque en la actualidad los metaversos se encuentran en fase de desarrollo, pudieran representar numerosas oportunidades sociales y financieras a partir del uso de los NFT. Esta es la razón por lo que famosas marcas en el mundo de la moda, como es el caso de Zara, ya han presentado colecciones virtuales en el metaverso, a través de NFTs.

Por lo tanto, la conexión entre el metaverso y los NFTs viene dada porque a través de los NFTs los usuarios pueden obtener propiedades de diversos activos en ese entorno digital.

"No soy un tigre gordito” vs. “Un tigre regordete que se vacuna"

La empresa cultural Qice (la demandante), titular de los derechos patrimoniales de la obra gráfica "No soy un tigre gordito”, en lo adelante la obra, demandó a la empresa tecnológica BigVerse (la demandada), que tiene por objeto la gestión de una plataforma de NFTs. La demanda se motivó porque un usuario de la plataforma publicó y vendió un NFT llamado "Un tigre regordete que se vacuna". La obra infractora era similar a la obra cuya explotación había sido cedida a Qice por su autor (el Sr. MA Qianli), previamente publicada por éste en Weibo (una red social china similar a Facebook).

De acuerdo a las pruebas examinadas, se pudo constatar que, durante el proceso de acuñación, la demandada sólo solicita a sus usuarios una imagen de la obra de arte asociada al NFT, el nombre de la obra, su descripción, etc., pero no requiere ninguna prueba que evidencie la autoría de la obra. Por lo tanto, la demandante alegó que la demandada debía asumir la obligación de examinar previamente la posible infracción de la PI en los NFTs publicados en su plataforma, en lugar de notificar y borrar a posteriori. Sobre este particular, la demandante argumentó que dicha obligatoriedad se fundamenta en el hecho de que una vez que el NFT se acuña y carga, en el supuesto de que se detecte una infracción de un derecho de PI, resulta difícil eliminar la obra infractora, a diferencia de lo que sí sucede con las obras que se publican en internet.

La demandante solicitó el cese de la infracción y una indemnización por daños y perjuicios, por considerar que el comportamiento de la demandada, además de infringir los derechos de PI, constituían una infracción del derecho de difusión a través de la red de información, y porque había cobrado un determinado porcentaje por la venta del NFT.

Por su parte, la demandada alegó no ser responsable de la infracción de los derechos de PI, porque: (i)  los NFTs los suben a la plataforma los usuarios, (ii) su obligación se limita a notificar y eliminar los NFTs denunciados,  (iii)  los derechos de PI se han agotado, y (iv) al no existir ninguna disposición explícita en la legislación china sobre la infracción de NFT, la plataforma no tiene la obligación de revelar la cadena de bloques específica, la dirección del NFT ni el contenido del contrato inteligente utilizado por el NFT.

Contrario a la alegado por la demandada, el Tribunal decidió que la plataforma sí había infringido el derecho de difusión del demandante, y dispuso la inmediata eliminación de NTF "Un tigre regordete que se vacuna" e indemnizar a la demandante por las pérdidas económicas y gastos razonables ocasionados.

La importancia de esta sentencia radica en los razonamientos desarrollados por el tribunal para llegar a su decisión, los que se pueden resumir, como sigue:

• La acuñación y venta de obras digitales NFT cumple con las características de la difusión en las redes de información, porque ocurre en el entorno público de Internet. Por lo tanto, el acto de comerciar con obras digitales NFT está controlado por el derecho que regula la difusión de dichas obras a través de la red de información.
• El comercio de obras digitales NFT implica la reproducción, venta y difusión de las obras de arte protegidas por los derechos de PI. Mediante la transacción de un NFT el comprador obtiene un derecho de propiedad; no una licencia de uso de una propiedad digital, ni una autorización de uso de un derecho de PI.
• El tribunal definió la plataforma como un servicio de red y no como una plataforma de suministro de contenidos. En consecuencia, la plataforma no sólo debe cumplir con las responsabilidades de una plataforma normal de Internet, sino que también debe establecer un conjunto de mecanismos de revisión, con el objeto de realizar una investigación preliminar de los aspectos de los derechos de PI de las obras asociadas a los NFTs. En caso contrario, la plataforma deberá asumir las responsabilidades legales que correspondan.
• A pesar de que el NFT es inmutable una vez que se acuña, pues siempre existirá en la cadena de bloques, el tribunal confirmó que la infracción puede ser detenida mediante la “quema” del NFT, lo cual significa retirarlo de la circulación y enviarlo a un agujero negro.
• El NFT no debe ser controlado por el derecho de distribución y, por lo tanto, no resulta aplicable el "agotamiento de los derechos". En tal sentido, el tribunal tuvo en cuenta que el principio del "agotamiento de los derechos" en el ámbito de los derechos de PI se basa en la inseparabilidad de la obra de su soporte tangible. Sin embargo, Internet ha cambiado la distribución de las obras, y las copias de las mismas están a disposición del público sin necesidad de transferir un soporte tangible.