Comienza el contenido principal

Volver

¿Posee el licenciatario no inscrito legitimación activa para invocar derechos de IP sobre terceros? Tira y afloja de la jurisprudencia española

A propósito de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sec. 28ª) de 8 de junio de 2020 (Rec. 825/2018)

Como si de la tradición anglosajona se tratara, la creación jurisprudencial juega un papel fundamental a la hora de construir el derecho de marcas español. Sin embargo, de forma ocasional surgen decisiones que se contradicen o matizan unas a otras.

En esta ocasión, la polémica se presenta con la legitimación activa frente a terceros que puede ostentar un licenciatario o cesionario de marca no inscrito en el registro.

Debe partirse del hecho de que ni siquiera las normas aplicables a España son homónimas en este sentido. Por un lado, la normativa de marcas española (Ley 17/2001, de Marcas (“LM”) incluye en su artículo 46.3 (redacción actual) una referencia expresa a la necesidad de inscribir la licencia o cesión para poder oponerse a terceros de buena fe. Este precepto está alineado con lo dispuesto en la normativa de patentes (Ley 24/2015, de Patentes (“LP”)), que en sus artículos 79 y 117 sienta de forma categórica que, para invocar derechos frente a terceros, el licenciatario / cesionario deberá estar válidamente inscrito ante los registros de la OEPM.

Sin embargo, la normativa marcaria de la Unión (Reglamento 2017/1001, de Marcas de la Unión Europea (“RMUE”)) utiliza otra terminología al indicar que, si bien los efectos jurídicos de cesiones y licencias de Marca de la Unión solo serán oponibles frente a terceros una vez inscritos en el registro, existe la posibilidad de hacer valer estos derechos sin constar en el registro cuando, después de la fecha de celebración de la licencia o de la cesión, “se acredite que el tercero tiene conocimiento de dichos actos”.

De modo que la diferencia entre las normas nacionales y la norma de la UE consiste en que las primeras aluden a “terceros de buena fe”, mientras que la norma comunitaria habla de “terceros con conocimiento de dichos actos”. En consecuencia, debe explorarse cómo define la jurisprudencia estos conceptos.

De forma histórica, los tribunales españoles han negado la legitimación activa a aquellos licenciatarios o cesionarios no inscritos en el registro frente a terceros de buena fe. Verbigracia, se encuentra la STS de 18 de octubre de 1995 que negó la legitimación activa de un licenciatario que había inscrito la licencia con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda en un procedimiento de violación de patentes. También, la STS de 17 de enero de 2001, que declara que el licenciatario no inscrito únicamente puede oponerse frente a terceros que no actúen de buena fe, pero suya es la carga probatoria. Finalmente, la SAP Madrid de 9 de enero de 2007 que dice que el licenciatario no inscrito ha de instar al titular de la patente para que éste actúe frente a un tercero de buena fe.

Todo ello deriva del principio de fe pública registral, que descriptivamente supone que lo que está en el registro está en el mundo (aspecto positivo) y lo que no está en el registro no lo está (aspecto negativo). En otras palabras, las licencias inscritas tienen efectos erga omnes mientras que las licencias no inscritas únicamente tendrán efectos inter partes, excepto frente a los terceros que actúan de mala fe.

Desde instancias europeas también se ha regulado este aspecto. Así, el TJUE en su sentencia de 4 de febrero de 2016 (asunto C-163/15) permitió el ejercicio de acciones a un licenciatario no inscrito frente a un tercero.

La base fáctica que permitió aplicar la excepción (recordemos “con conocimiento de dichos actos”), radiaba en que el demandado era un empresario individual que, mediante una declaración de cesación, se comprometió por escrito con la demandante a abstenerse de utilizar la marca objeto del procedimiento. No obstante, de forma posterior y, a través de una sociedad en la que el propio demandado había aportado su rama de actividad y era administrador, comenzó a usar dicha marca.

 El TJUE concluyó (con buen criterio) que, a pesar de no estar inscrito el licenciatario, resultaba obvio que el demandado tenía conocimiento de la existencia de esta licencia y en consecuencia la legitimación quedaba salvada.

El concepto de tercero con conocimiento sentado por el RMUE y seguido por el TJUE también ha sido aplicado por la jurisprudencia de los tribunales españoles. En particular, la STS de 10 de diciembre de 2013, que constriñe la buena fe al tercero desconocedor o ignorante, en el sentido de proteger al licenciatario no inscrito frente a aquellos que conocen la situación subyacente.

Mención aparte ha de dársele a la SAP Madrid de 18 de julio de 2014 ya que, si bien la licencia de la actora no había sido inscrita en el registro, en tanto que el licenciatario actuó de forma conjunta con el titular de la patente, se despejaba cualquier duda sobre el alcance del derecho que ostenta cada uno de los actores. Así las cosas, el Tribunal reconoció los efectos erga omnes de la licencia no inscrita y al licenciatario la condición de afectado, lo cual facilitó que éste obtuviera indemnizaciones por el lucro cesante. 

Pues bien, la SAP de Madrid, de 8 de junio de 2020, no continúa con los postulados aperturistas recientemente analizados, al no plantear ningún escenario válido fuera de la licencia/cesión registrada.

En su valoración respecto a la acción marcaria, el Tribunal concluye que, en tanto que el sistema español está basado en la fe pública registral, la no inscripción de la cesión o licencia en el expediente de la OEPM impide su oponibilidad frente a terceros de buena fe, al emanar de una norma de indudable carácter imperativo (LM y LP), sin alzar ninguna de las excepciones que acaban de ser expuestas.

No obstante, el postulado del TJUE establece que el registro no es condición sine qua non a la existencia de un derecho, ya que sus efectos devienen del propio negocio jurídico (licencia, cesión), de modo que la licenciataria y la cesionaria son titulares de sus derechos a partir del negocio jurídico y no por razón del registro. Por su parte, la STS de 10 de diciembre de 2013 o la SAP de Madrid de 18 de julio de 2014, amplían la protección de los licenciatarios no inscritos a escenarios más amplios que el mero registro.

A modo de aclaración final, debe apuntarse que el artículo 27 RMUE únicamente señala los efectos sobre licencias, cesiones y derechos reales -como también estipula la STS de 17 de enero de 2001, al indicar que este precepto está destinado a proteger las relaciones comerciales entre licenciante y licenciatario y como bien esgrime la SAP Madrid de 18 de julio de 2014, sobre acciones de declaración, cesación o remoción. A modo de ejemplo, para que la parte licenciataria pueda celebrar acuerdos bajo la marca en cuestión o requerir de forma válida el cese de una conducta infractora.

Sobre los actos de infracción existen otros requisitos relativos a la legitimación activa de los licenciatarios, ya que únicamente se exige el consentimiento del titular de la marca. Así lo recoge la citada STJUE de 4 de febrero de 2016, que a su vez añade que los licenciatarios exclusivos podrán ejercer la acción de infracción de la marca cuando, tras requerir al titular, éste no haya ejercido en su propio nombre la acción de violación en un plazo apropiado.

También debe apuntarse que las acciones de nulidad quedan excluidas de esta discusión, ya que la legitimación sobre las mismas es mucho más amplia, pudiendo ejercer estas acciones cualquier tercero con intereses legítimos (como puede ser la concurrencia en el mercado) -como bien recoge la STS de 18 de octubre de 1995, ya citada-.

Por último, debe indicarse que la legitimación activa en los procedimientos de competencia desleal coincide con las acciones de nulidad de marcas, ya que el artículo 33.1 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal (“LCD”) extiende la misma a cualquiera que participe en el mercado y cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados por la conducta desleal – recogido en resoluciones como el auto del TS de 16 de noviembre de 2016-, de modo que la inscripción o no de la licencia puede ser un tema irrelevante a estos efectos.

Sea como fuere, todo este batiburrillo pasa por saber si, para que el derecho marcario español pueda madurar con éxito, ha de replantearse si el principio de fe pública registral es el único sistema que garantiza la seguridad jurídica de los terceros de buena fe y cómo ha de definirse el alcance de este concepto tan abstracto.

Utiliza el siguiente formulario para darnos tu opinión. La dirección de correo electrónico es necesaria para poder ponernos en contacto contigo, en ningún momento se publicará en este sitio web.

Política de Privacidad

Andersen Tax & Legal le informa de que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el presente formulario serán tratados por Andersen Tax & Legal como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales que le solicitamos es para gestionar los comentarios que realiza en este blog. Legitimación: al marcar la casilla de aceptación, está dando su legítimo consentimiento para que sus datos sean tratados conforme a las finalidades de este formulario descritas en la política de privacidad. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en la dirección comunicacion@AndersenTaxLegal.es, así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad.

No hay comentarios aún

Fin del contenido principal