La característica esencial que debe tener una marca (signo para identificar una prestación), es su distintividad, lo cual no significa que el signo sea nuevo (como ocurre en el derecho de patente o de diseño), ni siquiera que tenga originalidad (como ocurre con el derecho de autor). El fundamento de este requisito esencial para el registro de una marca responde a la propia función que la marca debe cumplir: ser percibida por una significativa proporción del público relevante como un indicador de origen empresarial de la prestación. En consecuencia, la exclusiva que supone el derecho de marca no se justifica si el propio signo, en relación con una concreta prestación, no puede cumplir su función esencial.

La valoración de la existencia del carácter distintivo de una marca requiere un análisis en dos saltos (TJUE de 3 de diciembre de 2003, asunto T-305/02 y de 30 de junio de 2004, asunto T-281/02): En primer lugar, debe valorarse esa distintividad poniendo en relación el signo con la prestación concreta que se quiere distinguir. Así, un signo puede ser distintivo para unas prestaciones y no para otras (el término “dulce” puede ser distintivo para distinguir automóviles, pero no para distinguir caramelos). Por eso se dice que el signo debe tener distancia intelectual respecto de la prestación. Las marcas denominativas que no tienen significado, o marcas de fantasía, tienen la máxima distancia intelectual sobre cualquier prestación y, por tanto, distintividad inherente o intrínseca (así, volvo para automóviles). En segundo lugar, en la valoración de la existencia de la distintividad de una marca, debe tenerse en cuenta, también, el modo en que es percibida esa relación entre el signo y la prestación por el público de referencia (el consumidor de ese tipo de prestaciones). Y afectará a esa percepción el nivel de atención del público de referencia en atención al coste de la prestación (TJUE de 19 de septiembre 2001, asunto T-118/00).

En ocasiones, esta valoración del carácter distintivo de una marca se vuelve tarea compleja, en especial, cuando salimos de las marcas convencionales (denominaciones y gráficos) y nos adentramos en el territorio de las marcas no convencionales: colores, gestos, patrones, formas tridimensionales. Así, en las marcas tridimensionales que consisten en la forma del producto,  el consumidor no está acostumbrado a otorgar la función de origen a la propia forma del producto (TJUE de 12 de junio de 2006, asunto C-173/04)

Sin embargo, dado que la marca es un fenómeno básicamente dinámico, la falta de distintividad intrínseca puede derivar en la adquisición de distintividad sobrevenida. Ese curioso fenómeno marcario se produce cuando, como consecuencia del uso normalmente intenso, la marca comienza a ser percibida por su público de referencia como un indicador de origen empresarial: se dice que la marca ha adquirido significado marcario o secondary meaning, y su público, -al ver el signo en relación con la prestación concreta-, identifica de modo inmediato que se trata de un indicador de origen de una concreta empresa. Pensemos en Telefónica, por ejemplo.

La sentencia del TJUE de 19 de enero pasado se ocupa de la nulidad, por falta de distintividad intrínseca y sobrevenida, de la marca consistente en la forma de una bota para distinguir, entre otros, calzados, suelas de calzado, plantillas, tacones para calzado y superiores de calzado, concretamente esta:

En el caso que nos ocupa, un tercero solicitó la nulidad de la marca por falta de carácter distintivo intrínseco. Al titular atacado corresponde defender la distintividad (intrínseca) y, subsidiariamente, afirmar (y probar) la adquisición del carácter distintivo sobrevenido (TJUE de 29 de junio de 2019, T-340/18 y de 29 de marzo de 2019, T-611/17).

Sin embargo, el titular aludió a que la marca era renombrada, es decir, que había alcanzado un umbral de conocimiento entre el público de referencia. Realmente, si el renombre produce ese efecto equivale a la distintividad, con independencia de que el signo la tenga de forma inherente (intrínseca) o sobrevenida (extrínseca).

Sin embargo, la sentencia de 19 de enero que justifica esta nota, establece que al ser la marca UE una marca unitaria, el requisito del carácter distintivo (intrínseco o extrínseco), esencial para su registro (por esencial para el funcionamiento de la marca como tal), debe acreditarse en el conjunto del territorio de la UE. Si bien si la falta de distintividad afecta a un solo estado miembro, bastará la prueba de distintividad en dicho estado (TJUE de 22 de junio de 2006, asunto C-25/05).

En tanto que la cualidad del renombre, -que implica esa distintividad, pues supone que una parte significativa del público interesado por los productos o servicios conoce esa marca-, no se exige en la totalidad del territorio de la UE, sino en una parte substancial (TJUE de 25 de julio de 2018, asunto C-84/17 P). Y una parte sustancial puede ser el territorio de un estado miembro (TJUE de 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07).

Esa diferencia en la amplitud territorial del renombre se justifica porque dicha cualidad no opera en el plano de la propia existencia o funcionamiento de la marca como tal, ni por tanto en los procesos de nulidad de marca, sino en el plano de la valoración global del riesgo de confusión o, incluso, en el del aprovechamiento o perjuicio del renombre, es decir, en el plano del enfrentamiento con otros derechos de terceros o de la infracción.