En cualquier rama del mercado que se precie, el elevado número de competidores obliga a sus miembros a exprimir su apuesta por la innovación sobre los productos y servicios, a desarrollar los canales de oferta más atractivos y a individualizar su imagen para resaltar y diferenciarse del resto.
La mejor forma de individualizar esta imagen es a través de las marcas, entendidas como la tarjeta de visita que genera una empresa de cara al exterior. Y es que las marcas tienen el poder de verse asociadas a cualidades y valores. Un consumidor podrá adquirir bienes y servicios revestidos con una marca si su experiencia con el empresario del que proceden otros bienes o servicios revestidos con esta misma marca ha sido satisfactoria, en la denominada expectativa de consumo.
A mayores, recordemos que, mediante la concesión del registro de una marca, se otorga un monopolio de explotación de un signo que permite impedir que terceros utilicen comercialmente el mismo (ius prohibendi) para identificar prestaciones idénticas o similares.
Mucho se ha escrito acerca de la definición de las marcas, que viene recogida en la propia Ley de Marcas (17/2001), como aquellos signos que distingan los productos y servicios de un competidor del resto de empresas, puedan ser representados y posean carácter distintivo (art. 4).
Este último requisito, a pesar de la extensa doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales, sigue siendo un asunto que provoca más de un dolor de cabeza a los equipos de marketing y a las agencias de propiedad industrial, que ven cómo marcas ya introducidas en el mercado (craso error) son posteriormente denegadas por las Oficinas de Marcas, por carecer de carácter distintivo, con los sobrecostes en rebranding que esto supone.
Pero ¿cómo puede una empresa asegurar que la marca con la que pretende diferenciarse posee carácter distintivo? El Tribunal Supremo ha definido profusamente este concepto abstracto (entre otras, STS (Sala 3ª) de 04/10/2006 (Rec. 7075/2003)), al indicar que:
“la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás (…) se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto (…) esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible”.
Aun así, esta definición (“proporcione una suficiente capacidad de diferenciación”) sigue siendo un poco jeroglífica. Así, para entenderlo mejor, debemos apoyarnos en otras sentencias del TJUE, como la STJUE de 19/06/2014 (C-217/13 y C-218/13) que nos alumbra diciendo que:
“para apreciar el carácter distintivo de una marca debe ponderarse, por un lado, en relación con los productos o servicios reivindicados que tiene la marca, y, por otro, la percepción que se presume produce en los consumidores o usuarios de los sectores interesados, respecto de la fuerza individualizadora del signo marcario, a los efectos de determinar si la marca es intrínsecamente idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada”
En este sentido, el ejemplo más claro y que mejor nos permite entender el concepto de carácter distintivo de una marca es el signo “APPLE”. Si aplicamos lo dicho por el TJUE, este signo carecería totalmente de carácter distintivo si pretendiese diferenciar frutas de la Clase 31. No obstante, en tanto que se mueve en el ámbito tecnológico (Clases 09 y 42), su distintividad intrínseca está asegurada.
Por lo tanto, mientras más alejado se encuentre el signo de sus prestaciones (sin necesidad de que sea un signo complejo o altamente original, ya que los signos han de poseer una distintividad mínima), con mayores posibilidades el mismo dispondrá de la fuerza diferenciadora o distintiva necesaria para constituir una marca.
La comprensión de estos conceptos no es sencilla ni siquiera en la actualidad. A continuación repasamos los últimos casos que tratan este asunto:
- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (“TSJ”) de Madrid (Sala C-A) de 30/09/2022 (Rec. 564/2022)
En este caso se declaró la falta de distintividad del signo “#GOBIERNO DIMISION” para productos de ropa, calzado y sombrerería (clase 25).
Esta marca no posee carácter distintivo porque “cualquier consumidor que observe una prenda de ropa, calzado o sombrero, con dicho signo, lo va a interpretar sin duda como un lema o idea político impreso en dicho objeto (…) Así, no cabe otorgar un derecho exclusivo de utilización sobre dicha expresión, pudiendo ser muchas las personas, entidades u organizaciones que puedan solicitar la “dimisión” de un determinado “Gobierno”, por lo que se trataría de signos que deben quedar a disposición de todos y que no resultan susceptibles de aplicación por un solo empresario en perjuicio de los demás”.
- Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) de 05/10/2022 (T-501/21)
En este caso, se declaró la falta de distintividad del signo figurativo “
” para tabaco, vaporizadores y cigarrillos electrónicos (clase 34).
En este caso: “habida cuenta de su simplicidad, ninguna de estas líneas negras, consideradas individualmente, puede presentar aspectos o comunicar un mensaje que sea fácil e instantáneamente memorizado por el público interesado (…) Debe considerarse (….) que el público pertinente percibirá esta marca con una finalidad decorativa”.
- Sentencia TGUE de 26/10/2022 (T-621/21)
Esta resolución decreta la falta de carácter distintivo de la marca figurativa de un solo color “
” para maquinaria agrícola (clase 07).
Si bien las marcas de color requieren un estudio exhaustivo aparte -en tanto que también se puede adquirir distintividad por el uso previo al registro-, en este asunto, la falta de distintividad intrínseca se debe a que: “En cuanto a la cuestión de si (…) los colores o combinaciones de colores son capaces de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas, debe apreciarse si esos colores o combinaciones de colores pueden o no transmitir una información precisa, en particular sobre el origen de un producto o servicio (…) Se desprende que otros proveedores del sector agrícola utilizan tonos de azul. (…) Por lo tanto (…) tales colores, incluido en particular el color “azul cielo”, no son inusuales. Por lo tanto, la Sala de Recursos consideró acertadamente en la resolución impugnada que el color “azul cielo” era simple y común y no resultaba en absoluto chocante o sorprendente en el ámbito de la maquinaria agraria”.
- Sentencia TGUE de 26/10/2022 (T-776/21):
En este asunto, el TGUE declaró la no distintividad del signo “GAME TOURNAMENTS” para videojuegos y servicios relacionados con los mismos (clase 09, 35, 38, 41 y 42) como la organización de torneos de videojuegos.
Aquí, se regula la falta de carácter distintivo de los signos descriptivos. Entre otras cosas, se estimó que “Debe señalarse que la combinación de palabras “torneos de juegos” no presenta ninguna característica particular relativa a las reglas lingüísticas, sintácticas, fonéticas o gramaticales, ni ninguna otra características inusual (…) Además, según reiterada jurisprudencia, debe denegarse el registro de un signo (…) si al menos uno de sus posibles significados designa una características de los productos o servicios de que se trate. El mero hecho de que el signo solicitado pueda tener también otro significado es irrelevante a efectos de apreciar su carácter distintivo (…) Los signos descriptivos (…) también carecen de carácter distintivo.
- Sentencia TGUE de 23/11/2022 (T-151/22):
En este último asunto, el Tribunal General ha decretado que el signo denominativo “GENERAL PIPE CLEANERS” para dispositivos de limpieza de desagües y el lavado a presión (clase 07) y sistemas de inspección por vídeo de tuberías (clase 09).
En este caso, a pesar de la diversidad lingüística con la que contamos en la UE, con que el signo sea descriptivo para una parte del público (una lengua o un territorio), no podrá registrarse por ser el carácter distintivo una exigencia en todo el territorio de la marca: “la combinación de los términos mencionados, que era gramaticalmente correcta y se ajustaba a la sintaxis inglesa, era perfectamente comprensible en inglés y que la información contenida en dicha combinación sería inmediatamente evidente para el público anglófono”.
En conclusión, si de algo nos puede servir este repaso a la jurisprudencia es para advertir que, a pesar de tratarse de un asunto con muchos casos concretos, en la actualidad la definición del carácter distintivo de una marca sigue siendo controvertida. No obstante, las pinceladas aquí dibujadas han de permitir al lector interesado en crear una marca saber que, mientras más única y alejada de los competidores y de las prestaciones sea una marca, más distintiva será.
Para ello, nuestra recomendación siempre pasa por contar con un buen equipo que estudie el mercado antes de solicitar la marca -tanto los signos ya registrados como la definición específica de las prestaciones- y asegurar que estamos ante un signo bien cargado de carácter distintivo en relación con las prestaciones interesadas, teniendo en cuenta la potencial actitud del público respecto del mismo (según sea, también, su ubicación en el producto).
Compartir: